Jest już dostępne uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 18 maja 2021r. (sygn. akt III CZP 30/20), o której pisaliśmy klika miesięcy temu. Celem przypomnienia SN w składzie 7 sędziów, odpowiadając na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podjął następującą uchwałę:
Jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy Prawo własności przemysłowej biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło.
Zagadnienie liczenia biegu terminu przedawnienia powstało w sprawie, w której znana niemiecka marka samochodów Audi pozwała dystrybutora części samochodowych, w tym osłon chłodnicy powietrza (tzw. grilli) o zakazanie używania bez jej zgody znaku towarowego w postaci czterech nachodzących na siebie okręgów oraz oznaczeń podobnych na niepochodzących od niej grillach samochodowych. Pozwany podniósł 5-letni termin przedawnienia wskazując, iż tak oznaczone grille samochodowe wprowadza do obrotu od lat. Sąd I instancji oddalił powództwo z uwagi na przedawnienie roszczeń. Z uwagi na brak jednolitego stanowiska zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie, co do tego jak, tzn. od jakiego momentu powinien być liczony termin przedawnienia w przypadku naruszenia praw wyłącznych trwających wiele lat, Sąd Apelacyjny skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy wskazał następujące argumenty za przyjęciem powyższej uchwały:
- Przyjęcie powyższej koncepcji umożliwia zrównoważenie interesów uprawnionego i naruszyciela. Zapewnia ochronę praw właściciela znaku, chroniąc jednocześnie naruszającego, niejednokrotnie działającego w dobrej wierze, przed ryzykiem nadmiernej rekompensaty, a jednocześnie przeciwdziała sytuacji, w której dochodzi do zalegalizowania dalszych naruszeń w przyszłości.
- Gdyby uznać, że naruszenie prawa do znaku nastąpiło po wkroczeniu po raz pierwszy w sferę cudzych praw wyłącznych, to działalność takiego podmiotu zostałaby zalegalizowana po pięciu latach naruszeń wobec niezauważalnej obecności na rynku i następnie mógłby już swobodnie rozszerzać działalność, wykorzystując cudzy znak. Do takich konsekwencji prowadzi uznanie naruszenia jako czynu ciągłego, liczonego od początku takiej działalności.
- Przyjęcie takiej koncepcji pozwala na uniknięcie ryzyka, że roszczenie nigdy się nie przedawni, skoro przedawnienie obejmie okres wykraczający poza pięcioletni termin określony w art. 289 p.w.p.
- Pojęcie czynu ciągłego, jako właściwe dla siatki pojęciowej prawa karnego, nie może być bez zastrzeżeń przenoszone na grunt prawa cywilnego. Trafne jest więc odstąpienie od posługiwania się pojęciem ciągłego naruszenia, a zastosowanie pojęcia powtarzalnych naruszeń i liczenie biegu pięcioletniego terminu przedawnienia od dnia, w którym nastąpiło konkretne powtarzalne naruszenie – zatem przez okres pięciu lat wstecz od zgłoszenia roszczenia.
- Przepis art. 298 p.w.p. wyraźnie wskazuje okresowość rozliczania naruszeń, mowa jest o każdym naruszeniu, a zatem istnieje dostrzeżona przez ustawodawcę możliwość indywidualizowania powtarzalnych naruszeń.
Tym samym Sąd Najwyższy podzielił argumentację prezentowaną przez reprezentowany przez GKR Legal niemiecki koncern Audi.
Uchwała ta ma istotne znaczenie dla właścicieli prawa poszukujących ochrony w Polsce. Dotychczas, wobec różnych koncepcji w orzecznictwie i doktrynie, od kiedy powinien być liczony termin przedawnienia, w przypadku powtarzalnych i trwających naruszeń, często sądy stosowały różną interpretację przepisów, co prowadziło do różnych rozstrzygnięć w podobnych sprawach.
Niemniej, właściciele praw wyłącznych, w tym znaków towarowych powinni być świadomi, że roszczenia się przedawniają. Uchwała dotyczy jednego z terminów przedawnienia. Nie można zapominać o drugim krótszym 3-letnim terminie przedawnienia liczonym od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i osobie, która naruszyła to prawo, oddzielnie co do każdego naruszenia. Zatem zwlekanie z podjęciem działań przeciwko naruszycielowi, mimo wiedzy o naruszeniu i naruszycielu może doprowadzić do podniesienia zarzutu przedawnienia przez pozwanego i w konsekwencji do utraty ochrony przez uprawnionego.
