Przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej to odpowiedź na konieczność implementacji do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Projekt wprowadza do obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. szereg nowelizacji, w tym – za sprawą zniesienia wymogu graficznej przedstawialności – nową definicję znaku towarowego. Ponadto, zmienia zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy,kompetencje licencjobiorcy i uprawnionego. Z koleina Urząd Patentowy RP zostanie nałożony obowiązek informacyjny dotyczący zbliżającego się terminu uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony.
Liberalizacja wspomnianej wyżej definicji legalnej znaku miała zachęcać przedsiębiorców do rejestracji używanych przez nich w obrocie gospodarczym oznaczeń, a tym samym przyczynić się do wzrostu liczby zgłoszeń niekonwencjonalnych znaków towarowych. Idea – choć na pierwszy rzut oka słuszna – już od chwili publikacji Dyrektywy 2015/2436 wzbudzała jednak pewne wątpliwości.
Nowa definicja
Art. 1 pkt 1 Projektu, stanowiący dokładne odzwierciedlenie art. 3 Dyrektywy 2015/2436, wskazuje, że znak towarowy może składać się z każdego oznaczenia umożliwiającego odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwego do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych (prowadzonym przez Urząd Patentowy RP), w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Usunięto więc zapis, znajdujący się w obecnym art. 120 p.w.p., zgodnie z którym znakiem towarowym może być oznaczenie „które można przedstawić w sposób graficzny”.
Warto zaznaczyć, że wymóg przedstawialności oznaczenia wraz z wymogiem zdolności odróżniającej stanowią nierozerwalne części definicji legalnej znaku towarowego. Wspomniane kryterium przedstawialności niejednokrotnie stanowiło przedmiot rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przykładowo: w sprawie C-421/13 Apple Inc. vs Deutsches Patent- und Markenamt; czy sprawie C-273/00 Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt). Niemniej, mając na względzie nowe przepisy oraz ugruntowaną przez TSUE linię orzeczniczą, należy podkreślić, że zmiana definicji znaku towarowego dotyczy jedynie nowego określenia wymogu przedstawialności znaku towarowego. Omawiane kryterium przedstawialności zostało więc de facto doprecyzowane (poprzez rezygnację z wymogu formy graficznej), nie zaś całkowicie usunięte. Konieczność zastąpienia go bardziej szczegółowymi wytycznymi jest wynikiem m.in. wyroku TSUE we wspomnianej już sprawie C-273/00 (Sieckmann). Na marginesie warto zaznaczyć, że drugi z elementów składowych definicji legalnej znaku towarowego (tj. zdolność odróżniająca) pozostał niezmieniony.
Nieudzielenie prawa ochronnego
Zgodnie z Projektem, zmianie ulegnie również katalog oznaczeń, które nie mogą korzystać z prawa ochronnego na znak towarowy – chodzi o kryterium kształtu, a więc obecny art. 1291 p.w.p. W myśl obowiązującej wersji omawianego przepisu, nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które stanowi kształt towaru w sytuacji, gdy kształt ten jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub też znacznie zwiększa wartość towaru. Znowelizowany art. 1291 pkt 5 wskazuje, że z prawa ochronnego na znak towarowy nie mogą korzystać znaki: „składające się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samych towarów, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towarów” – tak więc ustawodawca i w tym przypadku doprecyzował przesłankę kształtu, dodając fragment mówiący o „innej właściwości towaru”. W kontekście kryterium kształtu, warto wspomnieć o niedawnej sprawie C‑163/16Christian Louboutin i Christian Louboutin Sas vs van Haren Schoenen, czyli słynnym już sporze o czerwoną podeszwę.
Czerwona podeszwa to coś więcej niż kształt
Tocząca się od pięciu lat sprawa o czerwoną podeszwę doczekała się interpretacji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: wyrokiem z dnia 12 czerwca 2018 r. TSUE orzekł, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, nie składa się wyłącznie z „kształtu” – a więc nie stanowi podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji znaku towarowego.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit e) ppkt (iii) Dyrektywy 2008/95, nie są rejestrowane (a jeśli zostały zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne) oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu znacznie zwiększającego wartość towaru. Warto zaznaczyć, że przytoczona dyrektywa nie zawiera definicji pojęcia „kształtu”, tak więc wykładni znaczenia i zakresu tego terminu należy – analogicznie do utrwalonego orzecznictwa TSUE – dokonać zgodnie z jego zwykłym znaczeniem w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym pojęcie to zostało użyte.
Charakterystyczna czerwona podeszwa Christiana Louboutina jest zarejestrowanym znakiem towarowym od 2010 r., jako oznaczenie „utworzone z koloru czerwonego (Pantone 18‑1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”. Trzy lata później ograniczono ochronę przyznaną przez znak do obuwia na wysokim obcasie.
Zmiany proceduralne
Wracając do Projektu, w zakresie proceduralnym warto jest jeszcze wspomnieć o dwóch kwestiach: odformalizowaniu przedłużenia ochrony na znak towarowy oraz obowiązku informacyjnym Urzędu Patentowego względem uprawnionego ze znaku. Obecnie procedura wygląda następująco: uprawniony zobowiązany jest do złożenia wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na kolejny, 10-letni okres, na podstawie której UP RP wydaje odpowiednią (pozytywną lub negatywną) decyzję. Zgodnie z Projektem, procedura ma zostać znacznie uproszczona; mianowicie: wystarczające będzie dokonanie przez uprawnionego opłaty za dalszy okres udzielenia ochrony na zarejestrowany znak towarowy. Kolejną zmianą jest obowiązek Urzędu Patentowego do informowania uprawnionego o zbliżającym się terminie zapłaty za możliwość korzystania z dalszego okresu ochronnego(art. 224 ust. 21-23 p.w.p.).
Licencjobiorca i uprawniony mogą więcej
Pozytywną nowelizacją wydaje się również przyznanie licencjobiorcy legitymacji procesowej, związanej z naruszeniem ochrony znaku towarowego. Niemniej, należy zaznaczyć, że nowy art. 161 ust. 11-12 p.w.p. ma charakter normy względnie obowiązującej (ius dispositivum) – tak więc obowiązuje, o ile strony nie uzgodnią inaczej. W praktyce oznacza to, że w treści umowy licencyjnej może znaleźć się postanowienie uniemożliwiające licencjobiorcy dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego. Nowym uprawnieniem jest również możliwość – na wniosek zainteresowanego – wpisu licencji do rejestru znaków towarowych.
Modyfikacja obecnego art. 296 p.w.p. (roszczenia dotyczące znaków towarowych) przewiduje rozszerzenie katalogu uprawnień przysługującego uprawnionemu. Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 3, uprawniony ze znaku będzie mógł dochodzić swoich roszczeń także od osób, które wprowadzają do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, czy używają znaku towarowego. Co więcej, uprawniony uzyska możliwość dochodzenia roszczenia również przeciwko pośrednikowi, z usług którego korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego. Co takie rozwiązanie oznacza w praktyce? Narzędzie do walki z podmiotami sprzedającymi tzw. „podróbki”. Na gruncie znowelizowanego art. 296 p.w.p., uprawniony będzie mógł dochodzić roszczeń nie tylko od bezpośredniego naruszyciela, lecz także od pośrednika – mowa tu zarówno o handlu „tradycyjnym”, jak i e-commerce(przykładowo: pośrednikiem może być dzierżawca hali kupieckiej, na której sprzedawane są podrobione towary, a także abonent domeny, za pośrednictwem której tego typu towary są oferowane).
Niegraficzna przedstawialność
Na zakończenie warto wrócić do wspomnianych na początku tekstu wątpliwości związanych ze zniesieniem wymogu graficznej przedstawialności. Rezygnacja z kryterium graficznego – a więc liberalizacja definicji – miała w założeniu ułatwić rejestrację oznaczeń niekonwencjonalnych niewidzialnych (w rozumieniu oznaczeń postrzeganych za pomocą innych zmysłów, niż zmysł wzroku). Należy jednak zaznaczyć, że rezygnacja z przesłanki graficzności pociągnęła za sobą doprecyzowanie definicji znaku towarowego: poprzez wskazanie, że prezentacja znaku w odpowiednim rejestrze powinna być jasna, precyzyjna, zwarta, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna (zgodnie z motywem 13 Dyrektywy 2015/2436). Na tej podstawie można zadać pytanie, czy wspomniane dookreślenie w praktyce nie doprowadzi do dalszego blokowania rejestracji niekonwencjonalnych, a jednocześnie niewidzialnych znaków towarowych?
Zgodnie z art. 6 Projektu, ustawa ma wejść w życie 15 stycznia 2019 r. W kolejnym tekście szerzej przedstawiamy nowelizację p.w.p. pod kątem prawa ochronnego na wzór użytkowy i patentu na wynalazek, czyli jak to w końcu jest z grą komputerową.
Renata Bugiel
Aleksandra Krześniak
