Możliwości prawne wykorzystania znaków towarowych, logo przez osoby trzecie w wielkim skrócie omówiłam w poprzednim wpisie. Skupimy się obecnie na możliwości wykorzystania znaków graficznych, jak i słowno-graficznych. W wielu ofertach, na stronach internetowych usługodawców możemy spotkać wpisy „zaufali nam”, a następnie lista firm wraz z ich logo. Szczególnie jeśli są to znane, renomowane marki taki wpis stanowi narzędzie reklamowe. W przypadku oferowania akcesoriów bądź usług napraw, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej pojawia się pytanie czy przedsiębiorca może, nie narażając się na zarzut naruszenia praw do znaku towarowego, zamieścić w ofercie logo producentów, właścicieli marek, aby poinformować swoich kontrahentów, konsumentów o rodzaju oferowanych usług, sprzętu, czy też przeznaczeniu towarów.
Chciałabym zwrócić uwagę na orzecznictwo krajowe, które porusza ten temat.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2015r. (I CSK 327/14) w sprawie dotyczącej używania znaków towarowych Mazda przez byłego dealera samochodowego wskazał, że użycie znaków towarowych należących do innej osoby jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru wtedy, gdy stanowi jedyny sposób dostarczenia konsumentom kompletnej informacji o możliwym zastosowaniu danego towaru. SN powołał się na orzecznictwo TSUE zgodnie z którym, należy upewnić się, czy mogłyby zostać użyte inne metody podania takich informacji, „przy czym należy wziąć pod uwagę na przykład ewentualne istnienie standardów technicznych lub norm powszechnie stosowanych do rodzaju towarów sprzedawanych przez osobę trzecią i znanych odbiorcom, dla których ten rodzaj towarów jest przeznaczony, które umożliwiałyby zachowanie niezakłóconej konkurencji na rynku tych towarów”.
W sprawie będącej przedmiotem w/w rozstrzygnięcia, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powoda i zakazał używania słowno-graficznego znaku towarowego Mazda i znaku graficznego oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do usług handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach budynków, banerach, bilbordach i na stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogłoszeniowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym na tablicach reklamowych i w postaci naklejek na samochody, jak również zakazał pozwanej używania spornego oznaczenia w nazwach domen internetowych.
Sąd Apelacyjny w Warszawie na skutek apelacji strony pozwanej w wyroku z 28 października 2013r. (I ACa 410/13) zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zakaz używania słowno-graficznego znaku towarowego i graficznego znaku towarowego oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do usług handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach budynków, banerach, bilbordach i na stronach internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach ogłoszeniowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, ograniczył do sytuacji, gdy użyciu tych znaków nie towarzyszy jednoczesne wskazanie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych, oddalając żądanie zakazania pozwanej używania tych znaków w pozostałym zakresie.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego sposób reklamy stosowany przez pozwaną spółkę mógł wywoływać mylne wrażenie, że między stroną powodową, uprawnioną do korzystania z przedmiotowych znaków towarowych a pozwaną spółką, jako sprzedawcą, istnieją więzi handlowe, jednakże w ocenie sądu modyfikacja wyroku w tym zakresie będzie wystraczająca, aby tego ryzyka uniknąć. Sąd Apelacyjny uznał, że wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane, gdy użyciu przez pozwaną spornych znaków towarowych towarzyszyć będzie jednoczesne wskazanie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych. Sama pozwana spółka wskazała bowiem, iż prowadzi handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych oraz części samochodowych do samochodów marki Mazda.
Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną strony powodowej. SN słusznie uznał, że dodatkowe zastrzeżenia określone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie eliminują ryzyka uznania, iż pomiędzy pozwaną a stroną powodową istnieją powiązania gospodarcze. Co więcej, w skardze kasacyjnej słusznie zwrócono uwagę na brak ustalenia w jakiej formie i w jakiej proporcjonalnie wielkości oznaczenia opisowe miałyby towarzyszyć znakom Mazda. Zważywszy, że znaki Mazda zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego mogły być umieszczane na ścianach budynków, banerach lub bilbordach, zakres możliwości wykorzystania na nich znanych i renomowanych znaków Mazda miał dla Sądu Najwyższego istotne znacznie, co w ogóle pominął Sąd Apelacyjny. SN podkreślił, że użycie znaku w celach informacyjnych może być uzasadnione w odniesieniu do znaku słownego. Nie istnieją jednak żadne prawnie uzasadnione powody, aby osoba trzecia mogła używać wszystkich znaków zarejestrowanych przez producenta pojazdów znanej marki w tym znaków graficznych, aby informować o przeznaczeniu towarów czy usług.
W każdym przypadku podejmowania decyzji czy wykorzystanie cudzego znaku nie naruszy praw wyłącznych właściciela oznaczenia, zwłaszcza jeśli jest to znak renomowany, należy zwrócić uwagę, czy użycie tego znaku jest niezbędne, czy stanowi jedyną metodę podania kompletnej informacji o towarze lub usłudze. Użycie znaku słowno-graficznego jak i graficznego w większości przypadków będzie wymagało uzyskania zgody właściciela marki. W trakcie trwania współpracy z właścicielem marki warto zatem zadbać o uzyskanie zgody na umieszczenie jego logo w ofercie czy też wykorzystanie w innej formie w celach reklamowych własnych usług. Zazwyczaj taka zgoda wygaśnie po rozwiązaniu umowy o współpracy, chyba, że strony umówią się inaczej.
Brak zgody będzie wiązał się z ryzykiem. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w w/w wyroku, o ile możliwość użycia znaku słownego może być uzasadniona np. „oferuję akcesoria do samochodów marki Mazda”, „serwis pojazdów marki Mazda”, o tyle wykorzystanie znaku słowno-graficznego lub graficznego może już wkraczać zbyt daleko w prawa właściciela marki i stanowić reklamę swojej działalności poprzez wykorzystanie cudzego, znanego i renomowanego znaku towarowego.
Artykuł Użycie cudzego logo – można czy nie? pochodzi z serwisu Blog Kancelarii GKR Legal.
