W niedawnym wyroku brytyjski Sąd Najwyższy po raz pierwszy jednoznacznie potwierdził, że konfuzja posprzedażowa może być brana pod uwagę przy ocenie podobieństwa znaków towarowych i może stanowić podstawę do stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego. Wyrok został wydany na kanwie sporu znakowego zainicjowanego przez markę Umbro przeciwko Dream Paris.
Czym jest konfuzja posprzedażowa?
Konfuzja posprzedażowa (z ang. post-sale confusion) to wprowadzenie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych kwestionowanym znakiem towarowym, które pojawia się dopiero po nabyciu tych towarów lub usług.
Z konfuzją posprzedażową mamy zatem do czynienia, gdy po dokonaniu zakupu przez pierwotnego nabywcę, inni konsumenci są wprowadzeni w błąd co do pochodzenia produktu (lub usług), np. widząc produkt noszony przez kogoś na ulicy. Przy ocenie ryzyka konfuzji posprzedażowej nie chodzi więc o moment sprzedaży, lecz o percepcję otoczenia po sprzedaży, która może prowadzić do naruszenia praw do znaków towarowych danej marki.
Tło sporu Umbro vs Dream Paris:
Właściciel znaków towarowych UMBRO – spółka Iconix pozwała producenta obuwia Dream Paris za naruszenie praw do znaków towarowych UMBRO. Zarzut dotyczył używania przez Dream Paris logotypu „DP” na butach sportowych, który zdaniem Iconix, mógł wprowadzać konsumentów w błąd z uwagi na podobieństwo do słynnego logo „podwójnego diamentu” UMBRO.
Logo UMBRO:
Logo Dream Paris:
Brytyjski sąd I instancji oddalił powództwo, uznając, że istnieje bardzo niski poziom podobieństwa pomiędzy znakami i nie występuje ryzyko konfuzji. Następnie, Brytyjski sąd apelacyjny uchylił to orzeczenie, stwierdzając, że nie została należycie uwzględniona ocena podobieństwa znaków towarowych z innych perspektyw, w jakich znak może być widziany przez postronnego obserwatora np. patrzącego z góry na buty noszone przez inną osobę, która prowadzi do stwierdzenia umiarkowanie wysokiego poziomu podobieństwa pomiędzy znakami w kontekście posprzedażowym. Dream Paris odwołał się od tego wyroku do Sądu Najwyższego UK, a wyrokiem z 24 czerwca 2025 r. Sąd Najwyższy UK uwzględnił apelację Dream Paris i przywrócił wyrok sądu I instancji, zgodnie z którym nie doszło do naruszenia znaków towarowych UMBRO. Sąd Najwyższy UK uznał, że sąd apelacyjny nie miał podstaw do uchylenia decyzji sądu I instancji, ponieważ niezależnie od odmiennej oceny, przy wydaniu wyroku sądu I instancji nie został popełniony żaden błąd co do prawa lub zasad.
Konfuzja posprzedażowa w wyroku Sądu Najwyższego UK:
Pomimo, że Sąd Najwyższy UK ostatecznie oddalił powództwo i wyrok ten jest niekorzystny dla UMBRO, to ma on pozytywny wydźwięk dla właścicieli innych marek w Wielkiej Brytanii.
Uzasadnienie wyroku potwierdza znaczenie kwestii konfuzji posprzedażowej w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych. Omawiany wyrok Sądu Najwyższego UK po raz pierwszy kompleksowo odnosi się do kwestii konfuzji posprzedażowej i jej istotnego znaczenia dla stwierdzenia naruszenia praw do znaków towarowych.
Sąd Najwyższy UK odrzucił argumentację Dream Paris, opartą m.in. na wyroku TSUE w sprawie Equivalenza (C-328/18 P), zgodnie z którą konfuzja posprzedażowa nie może być brana pod uwagę przy ocenie podobieństwa znaków, a może stanowić podstawę do stwierdzenia naruszenia prawa do znaków towarowych jedynie w przypadku wprowadzenia w błąd po sprzedaży, które wpływa lub zagraża podstawowej funkcji znaku towarowego jako gwarancji pochodzenia w punkcie późniejszej sprzedaży lub w późniejszym kontekście transakcyjnym, jak również twierdzenia, że zanim dojdzie do naruszenia praw do znaków towarowych w ramach konfuzji posprzedażowej, musi dojść do konfuzji w punkcie sprzedaży.
Sąd Najwyższy UK orzekł, że rzeczywiste i reprezentatywne okoliczności posprzedażowe mogą być brane pod uwagę przy ocenie podobieństwa znaków, a wprowadzenie konsumentów w błąd po sprzedaży może być podstawą do stwierdzenia naruszenia praw do znaku towarowego, nawet jeśli nie doszło do wprowadzenia w błąd w punkcie sprzedaży.
Za rzeczywiste i reprezentatywne okoliczności posprzedażowe można np. uznać szczególną perspektywę widzenia znaku, w której można napotkać oznaczenie – jak patrzenie przez przechodnia na buty z góry.
Sąd Najwyższy UK wykazał 5 kluczowych tez świadczących za dopuszczalnością uwzględniania okoliczności posprzedażowych przy ocenie podobieństwa znaków towarowych:
- Powoływany przez Dream Paris wyrok TSUE w sprawie Equivalenza zakazuje jedynie uwzględnienia okoliczności posprzedażowych do wykluczania podobieństwa między znakami towarowymi, co nie oznacza że zakazuje uwzględniania okoliczności posprzedażowych w celupotwierdzenia podobieństwa znaków.
- Gdyby przyjąć, że okoliczności posprzedażowe nie mogą być brane pod uwagę, oznaczałoby to wyłączenie przeprowadzenia globalnej oceny prawdopodobieństwa konfuzji.
- Uwzględniane okoliczności posprzedażowe powinny być ograniczone do tych realistycznych i reprezentatywnych (np. takich, które faktycznie odzwierciedlają sposób, w jaki przeciętny konsument styka się ze znakiem po zakupie produktu)
- Takie podejście jest zgodne z wyrokiem TSUE w sprawieEquivalenza, który wskazuje, że porównanie znaków powinno opierać się na ogólnym wrażeniu, jakie wywierają one na właściwym kręgu odbiorców.
- Ewentualne czynniki rynkowe, które mogłyby przeciwdziałać konfuzji mimo podobieństwa znaków (np. oznaczenia marki sprzedawcy, kanały sprzedaży), zostaną uwzględnione na późniejszym etapie – przy globalnej ocenie ryzyka konfuzji.
Sąd Najwyższy UK wskazał również na szereg orzeczeń unijnych, które wyrażają stanowisko, że uwzględnienie kontekstu posprzedażowego może być istotne przy rozpatrywaniu kwestii związanych ze znakami towarowymi, jak m.in.: wyroki TSUE w sprawach Arsenal Football Club plc przeciwko Reed (sprawa C-206/01) pkt 57; Anheuser-Busch (sprawa C-245/02) pkt 60; czy Ruiz-Picasso przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (sprawa C-361/04 P) pkt 48.
Podsumowanie:
Wyrok Sądu Najwyższego UK w sprawie Umbro vs Dream Paris stanowi przełom w podejściu do uwzględniania znaczenia okoliczności posprzedażowych w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych w prawie brytyjskim i może mieć znaczące przełożenie na prawo europejskie. Do tej pory, status znaczenia konfuzji posprzedażowej dla oceny naruszenia praw do znaków towarowych był niejasny w świetle prawa, a orzecznictwo unijne było sprzeczne i nie rozstrzygało tej kwestii jednoznacznie.
Wyrok ten jest pozytywny dla właścicieli marek w Wielkiej Brytanii, gdyż potwierdza, że znaki towarowe odgrywają ważną rolę na rynku po sprzedaży i powinny być odpowiednio chronione także w odniesieniu do tego, w jakiś sposób są postrzegane w przestrzeni publicznej.
Pełna treść wyroku Sądu Najwyższego UK w sprawie UMBRO vs Dream Paris jest dostępna tutaj: https://supremecourt.uk/cases/uksc-2024-0032.
Autorka:
Radca Prawny
